Resumen

En el contexto del marketing digital, el uso de palabras clave ("keywords") en servicios de publicidad en línea, como Google Ads, ha generado numerosos desafíos legales, especialmente en relación con la protección de marcas registradas. El presente trabajo tiene como fin analizar si es lícito utilizar una marca registrada ajena como palabra clave en AdWords para realizar campañas de publicidad en línea. Además, se examina si esta figura puede dar lugar a una indemnización por responsabilidad civil y cómo puede actuar el titular marcario para proteger sus derechos. Para responder a todo ello se utiliza una metodología de investigación cualitativa mediante la cual se explora el origen y evolución del derecho marcario en Argentina, la protección de las marcas registradas y el funcionamiento de las palabras claves en Google Ads. Por último, se estudia el caso “Organización Veraz SA C/ Open Discovery SA S/ Cese de Uso de Marca” el cual sentó importante jurisprudencia relativa a este tema en nuestro país.

Palabras clave: Marcas; Internet; Keywords; Responsabilidad, AdWords.

Introducción

En el contexto del rápido avance tecnológico y la expansión sin precedentes del ciberespacio, el derecho marcario emerge como una disciplina jurídica de vital importancia. La protección de marcas comerciales, y por ende, la preservación de la identidad y reputación de las empresas en un entorno digital, se convierte en un desafío trascendental en el siglo XXI.

La convergencia de la propiedad intelectual y la era digital ha generado una nueva dimensión en la que las marcas se relacionan con su audiencia. En este contexto, las "keywords" o palabras clave, se erigen como piezas fundamentales en la estrategia de posicionamiento y visibilidad en línea de las empresas y sus productos. Estas palabras clave, utilizadas en motores de búsqueda y en publicidad en línea, no solo se han convertido en herramientas esenciales para la promoción de negocios, sino que también plantean una serie de cuestiones legales que requieren un análisis detenido.

En esta monografía, a través de una metodología cualitativa, valiéndonos de doctrina, legislación y jurisprudencia, exploraremos en detalle la relación entre el derecho marcario y las “keywords” en Internet. Analizaremos cómo el uso de marcas registradas en palabras clave, la competencia desleal en línea y la protección de derechos de propiedad intelectual se entrelazan en el espacio virtual. Además, a lo largo de este estudio, se evidenciará la necesidad de que los tribunales y las legislaciones se adapten constantemente para mantenerse al día con la rápida evolución de Internet y las tecnologías digitales que tanta importancia tienen en la actualidad.

La labor realizada en este trabajo fue determinante para elaborar una demanda por daños y perjuicios derivados de una infracción marcaria junto con los abogados Andrés Cacciali Puga y Rodrigo Méndez Martino, a quienes quiero agradecer por contribuir a mi formación, por haberme dado la oportunidad de ser parte de su equipo y por la generosidad con la que me han brindado su tiempo, conocimiento y mentoría.

Objetivos

El objetivo general del presente trabajo es determinar si es lícito utilizar una marca registrada ajena como palabra clave en AdWords para realizar campañas de publicidad en línea. Además, se examinará si esta figura puede dar lugar a una indemnización por responsabilidad civil y cómo puede actuar el titular marcario para proteger sus derechos.

Origen y Evolución del Derecho de Marcas en Argentina

A comienzos del siglo XVIII el Derecho de Marcas en Argentina era muy limitado, solamente era utilizado para distinguir orfebrería en oro y en plata y para identificar ganado. En esos tiempos, el país se encontraba sometido a la legislación española cuyas normas eran de aplicación en el caso de que no existieran preceptos especialmente sancionados en las llamadas “Ley de Indias”.

Hasta fines de ese siglo, España prohibió a sus colonias en América comercializar con estados no españoles, es por ello que era escaso el interés por la protección de la marca de fábrica.

En 1778, a través del denominado "Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias", se abrió el mercado latinoamericano y se regularon acciones penales por falsificación de marcas. A pesar de ello, las normas sancionadas en España siguieron teniendo vigencia en nuestro país.

Recién a partir de 1853, con la sanción de la Constitución Nacional Argentina se incorporó en el artículo 17 el derecho de propiedad y el derecho de autor. Luego, en Octubre de 1864, se sancionó la Ley 111, la cual reguló el Derecho de Patentes hasta el año 1995, cuando fue sancionada la "Ley de Patentes y Modelos de Utilidad". Posteriormente, el 14 de agosto de 1876, se sancionó la primera ley argentina de marcas, pero esta fue derogada en 1900 con la sanción de la Ley 3.975, la cual tomó como modelo a la ley de marcas francesa. Esta ley fue derogada y en 1980 se sancionó la “Ley de Marcas y Designaciones” (Ley 22.362), vigente hasta la actualidad, que mantuvo los principios de la anterior y codificó la jurisprudencia sentada hasta ese momento.

Durante el transcurso de los años, el capitalismo y la globalización han hecho que las marcas tengan cada vez más importancia en el mundo jurídico y comercial lo cual hace que sea fundamental su actualización y ajuste a los tiempos modernos para lograr una efectiva protección marcaria.

Marcas Registradas y su Protección

La marca es un signo distintivo mediante el cual los productores, comerciantes o proveedores diferencian sus productos o servicios en el mercado. Su principal función es permitir a los consumidores identificar el producto o el servicio de una persona o empresa, a fin de distinguirlo de los de la competencia. Además es garantía de calidad y sirve para la comunicación, marketing y publicidad.

La Ley 22.362 ha optado por un sistema atributivo en el cual para poder tener la propiedad de una marca y su uso exclusivo en el tráfico económico se requiere registrarla en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

El registro de una marca asegura al titular la propiedad de la misma, facultándolo para ejercer todas las medidas necesarias para prevenir que terceros, sin autorización, comercialicen productos o servicios idénticos bajo la misma marca o utilizando una denominación tan similar que pueda ocasionar confusión. Asimismo, el registro también resguarda contra imitaciones parciales, ya sean nombres, palabras, signos o frases publicitarias, así como también sus diseños y colores. El titular puede otorgar permisos de uso a terceros a través de contratos de licencia, tanto de manera exclusiva como no exclusiva, venderlos en su totalidad o parcialmente por productos, o asegurar créditos al respaldarlos con un registro de prenda.

La protección de la marca en Argentina tiene una duración de 10 años y es “renovable indefinidamente en periodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad”.

La Ley 22.362 prohíbe y sanciona con pena de prisión y una multa a:

“a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.” (Ley de Marcas y Designaciones, 1980, Artículo 31).

Además, contempla la posibilidad de iniciar acciones civiles para poner fin a usos indebidos de la marca registrada, sin que sea necesario que constituyan delitos penales, y permite reclamar la reparación de los daños ocasionados.

Palabras clave en Google Ads y su Funcionamiento

Las palabras clave, también conocidas como "keywords", son términos o frases que los usuarios de internet introducen en un motor de búsqueda para encontrar información sobre un tema específico. Estas palabras o frases son fundamentales para determinar qué resultados se mostrarán en la página de resultados de búsqueda.

En la actualidad, muchas empresas recurren al sistema de "Google Ads" en Internet para intentar destacar sus productos en los primeros resultados de los motores de búsqueda. Pero, ¿cómo opera exactamente este sistema?

Un motor de búsqueda es un software que explora de manera constante las páginas web y sus enlaces, indexando su contenido a partir de las palabras clave presentes en el sitio. Cuando un usuario hace una consulta, los resultados se presentan en la página del buscador, mostrando la dirección del sitio y brindando algunas indicaciones sobre su contenido. Por ejemplo, si alguien está buscando información sobre recetas de comida italiana, podría ingresar las palabras clave "recetas comida italiana" en el motor de búsqueda. En respuesta, el motor de búsqueda mostrará una lista de resultados que incluye páginas web relevantes que contienen información sobre recetas de comida italiana.

Inicialmente, los resultados se ordenan en función de su relevancia, considerando factores como el idioma del sitio, su título y descripción, la concordancia entre la palabra clave seleccionada por el usuario y el contenido del sitio, así como el tráfico que recibe la página, es decir, la cantidad de visitas.

El motor de búsqueda proporciona a las empresas una amplia gama de palabras clave entre las cuales pueden elegir de manera automatizada. Así, si un usuario introduce la palabra clave seleccionada en el motor de búsqueda (por la cual la empresa ha pagado un precio específico), la página web de esa empresa aparecerá en los primeros resultados. Asimismo, una vez que el anunciante elige la palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un usuario hace clic en el enlace patrocinado que redirige a la página web del anunciante y que aparece en los resultados de la búsqueda basada en esa palabra.

Sin embargo, surge un problema cuando algunas de estas "keywords" elegidas por ciertas empresas coinciden con marcas registradas por terceros, como una empresa competidora, o incluso con marcas notorias o reconocidas. Por lo tanto, es esencial distinguir cuándo el uso de una marca registrada está permitido en estos anuncios y cuándo no lo está.

Responsabilidad por el uso de marcas en la publicidad en línea

Al introducir en el buscador un término que replica una marca, es posible obtener como resultado: sitios web de competidores o páginas que venden imitaciones o falsificaciones, lo que podría implicar un riesgo de confusión para el usuario, así como desviar de manera desleal el tráfico web y engañar al consumidor.

Ante esta situación nos preguntamos: ¿Es lícito el uso de una marca registrada como palabra clave en AdWords? ¿Qué tipo de daños puede ocasionar? ¿Quién debe asumir la responsabilidad por estas acciones? ¿Puede el titular de la marca prohibir este tipo de uso?

Como regla general, el uso de marcas registradas como palabras clave en Internet se considera una violación o afectación de los derechos de marca del titular legítimo, siempre que este uso se realice en el ámbito comercial, para productos o servicios idénticos a los que la marca esté registrada, y si dicho uso perjudica o puede perjudicar alguna de las funciones de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la causa número 323/09 “Interflora Inc. Vs. Marks & Spencer plc” dictada el 22 de septiembre de 2011 declaró que:

El titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una “keyword” idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca.

La función principal de una marca radica en permitir que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio. Por lo tanto, si la publicidad generada a partir de una palabra clave no facilita al consumidor discernir si los productos o servicios promocionados provienen del titular de la marca o de una empresa asociada económicamente, estaríamos frente a una posible violación de los derechos de marca.

No obstante, es importante tener en cuenta que la exclusividad en el uso de una marca registrada no es absoluta. Es decir, se permite el uso de marcas registradas como palabras clave para mostrar anuncios patrocinados, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos:

• (i) que este uso no perjudique ni la función de indicar el origen empresarial ni su función económica;

• (ii) que resulte claro para el usuario de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada y que de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una marca concreta a través de una página web distinta a la “oficial”.

La finalidad de dichos requisitos es impedir el riesgo de confusión entre las marcas, un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de las mismas así como una publicidad que pueda menoscabar su notoriedad.

La línea que separa un uso legítimo de una infracción parece ser muy fina. Es crucial analizar la actividad de cada uno de los actores involucrados en el proceso que conduce a la exposición del anuncio y determinar si se les puede atribuir algún reproche de responsabilidad. El factor de atribución de la responsabilidad es subjetivo, es decir, solo pueden ser considerados responsables a partir del momento en que tienen conocimiento efectivo del contenido ilícito de una página web y no procuran bloquear el resultado.

Teniendo en cuenta esto, los proveedores del servicio de enlaces patrocinados no deberían ser responsables por contenidos generados por terceros y difundidos a través de estos servicios, siempre que no intervengan específicamente en dichos contenidos ni se nieguen a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando estén en condiciones de hacerlo.

En el caso de los anunciantes que utilizan servicios de enlaces patrocinados y crean sus propios anuncios eligiendo las palabras clave con las que quieren asociarlo, al no constituir ninguna de las infracciones previstas en el régimen marcario y al no generar en sí misma ningún daño a las funciones esenciales de la marca, no implica un reproche de responsabilidad hacia él. No obstante, si además de utilizar “keywords” para referenciar el anuncio, incluyen una referencia a una marca ajena en el encabezado o en el cuerpo del mensaje de una manera que pueda inducir a errores o hacer creer que existe una relación entre el propietario de la marca y el anunciante, se configura un acto de competencia desleal. Por lo tanto, el anunciante sería responsable de retirar el anuncio y reparar cualquier daño causado al propietario de la marca.

Ante estos casos, los titulares de la marca registrada pueden intimar al cese de su uso indebido, reclamar los daños y perjuicios que esto le haya ocasionado, e incluso, puede enviar una reclamación a Google sobre el uso de su marca en anuncios de Google Ads. Para ello, es importante dejar en claro cuál es la infracción marcaria y hacer referencia al registro de marca y los datos que hacen al mismo. Si la persona que está usando indebidamente la marca persiste en esta situación y no deja de usarla ante el reclamo, se deberán iniciar acciones legales contra ella.

El Caso “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca” en el Contexto de la Ley de Marcas

El caso “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca” tiene gran relevancia en el tema que estamos tratando, es por ello que lo vamos a analizar a continuación.

En el año 2009, la empresa Organización Veraz S.A. demandó a la firma Open Discovery S.A. (competidora en el mercado de informes crediticios) para que cese en el uso de su marca por utilización no autorizada, en virtud de que esta última incluyó como “palabra clave” en el servicio de enlaces patrocinados de Google los términos “organización veraz” y “veraz”.

En las actuaciones de primera instancia quedó acreditado que la demandada contrató el servicio de enlaces patrocinados “AdWords” de Google, utilizando como palabra clave la marca de la actora “VERAZ”. Además, se constató que al ingresar en el motor de búsqueda de Google las expresiones "VERAS"; "BERAZ" o "BERAS", se mostraba la publicación de la demandada. Considerando esto, el juez de primera instancia determinó que la demandada empleó los vocablos "VERAZ" y "ORGANIZACIÓN VERAZ" como términos clave para dirigir, en sus búsquedas, a los usuarios de Google hacia su página web, con el propósito comercial de atraer clientela para operar e interactuar en su propia plataforma en línea.

El tribunal de primera instancia interpretó que resultaba patente que la demandada intentó sacar provecho del renombre de la parte demandante y que su conducta (ilegal) conllevaba a la disolución de la marca en cuestión y a la confusión de la clientela. Además, se señaló que la contratación de estos servicios de "palabras clave" o enlaces privilegiados denota una intención por parte de la demandada de beneficiarse mediante el uso de la marca de otro. Afirmó que se establece así una conexión conceptual en la mente de los consumidores entre los servicios de Organización Veraz y de Open Discovery, debido a la utilización como "término clave" de la renombrada marca de la demandante. Concluyó que esta conexión causa un perjuicio al poseedor de la marca debido a la confusión generada por el signo prominente. Por lo tanto, se consideró probado el uso indebido por parte de la demandada de las marcas de la demandante y se la condenó a esta última a cesar en el uso de las mismas y a indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Inconformes con la decisión de primera instancia, ambas partes presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Civil y Comercial Federal– Sala III.

La demandante consideró que la compensación otorgada por los daños y perjuicios ($35.000) era insuficiente, dado que el perito había estimado una cantidad significativamente mayor (más de tres millones de pesos). También agregó que el juez no tuvo en cuenta que la demandada incurrió en prácticas comerciales desleales.

Por otro lado, la demandada objetó el fallo apelado en los siguientes puntos:

• 5. Argumentó que la marca "VERAZ" se ha convertido en un término genérico que se utiliza como sinónimo de informe comercial, lo que elimina la posibilidad de que sea considerada una marca notable.

  6. Sostuvo que la marca de la demandante es un símbolo poco distintivo, ya que se trata de una palabra de uso común que describe ampliamente el producto al que está vinculada.

  7. Afirmó que no existen productos, anuncios o servicios de su propiedad en los que se haya mostrado la marca de la demandante, y que los consumidores no experimentan confusión al respecto.

  8. Argumentó que no hay una violación de marcas al usar una marca ajena como "palabra clave" en el sistema AdWords de Google, siempre y cuando no se ofrezcan simples imitaciones de productos y este uso no perjudique las funciones de la marca del competidor.

  9. Calificó la sentencia de arbitraria.

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial dio lugar a la demanda, basándose en la competencia desleal y la infracción a la Ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones. Condenó a Open Discovery S.A. y argumentó que las marcas de la demandante eran consideradas "notorias", dada la fuerte aceptación y asociación que tenían ante el público consumidor. Se concluyó que la demandada utilizó las marcas notorias de Veraz con el propósito de aprovecharse de su prestigio y renombre, lo que le brindó acceso a una base de clientes con una inversión y esfuerzo comercial mínimos. Por ende, se la condenó a resarcir el daño, que se estimó en $3.336.468, cifra basada en los datos proporcionados por Google sobre la cantidad de impresiones y clics.

Ante ello, Open Discovery dedujo recurso extraordinario por estimar que la Cámara efectuó una interpretación errónea de la ley marcaria. Estimó que la denominación “veraz” había perdido su poder distintivo y se había convertido en una denominación genérica del servicio de informes crediticios, por lo que no debía considerarse como una marca notoria.

En 2022, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, dictaminó que, para que exista afectación del titular de una marca, su utilización no autorizada como “palabra clave” en el servicio de enlaces patrocinados AdWords de Google Inc. debe provocar confusión, directa o indirecta, en los usuarios del buscador. En tal sentido, consideró que debía hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario presentado por la empresa Open Discovery S.A., y revocar la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, que había hecho lugar a la demanda de Organización Veraz por cese de uso de marca.

En su exposición, el representante del Ministerio Público señaló que AdWords, el sistema de enlaces patrocinados en internet de Google Inc., es una herramienta de publicidad que tiene como objetivo aumentar la afluencia de visitantes a los sitios web y potenciar las ventas de los productos y servicios anunciados. Para ello, el anunciante debe seleccionar previamente una serie de "palabras clave" que conecten con los intereses de los usuarios, de manera que al buscar dicho término, aparezca la publicidad del sitio web del anunciante.

Abramovich determinó que el punto a dilucidar era si el mero uso de la marca notable como palabra clave constituye una infracción de marca, o si es necesario inducir a confusión o establecer una conexión entre ambas marcas en los usuarios del servicio para consumar la infracción. En este sentido, consideró que para que se configure la violación del derecho de marca es necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda causar confusión directa o indirecta, o al menos algún grado de conexión o asociación con el titular de la marca, dado que estamos tratando con una marca notoria.

Finalmente, el procurador fiscal concluyó que la Cámara se apartó de la correcta interpretación del derecho federal, al no verificar, en el caso, la probabilidad de confusión o, al menos, de una conexión o vínculo con el titular de la marca.

Considero acertado el análisis realizado por el procurador, ahora solamente tendremos que aguardar la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este asunto.

Conclusión

En conclusión, este estudio exhaustivo sobre la relación entre el derecho marcario y las palabras clave en Internet destaca que es esencial que los tribunales y la legislación argentina continúen adaptándose para efectivamente proteger a las marcas comerciales en el entorno digital y así salvaguardar la identidad y reputación de las empresas.

La interpretación y aplicación de la ley en este campo requiere un equilibrio entre la protección de los derechos de marca y la promoción de la competencia leal en línea, lo que hace que los casos legales y la jurisprudencia sean fundamentales para definir los límites y las responsabilidades en este contexto. Personalmente creo que la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A." podría tener un impacto significativo en la interpretación y aplicación del derecho marcario en Internet.

Finalmente, quiero resaltar que la utilización de "AdWords" representa a  veces una de las múltiples maneras en las se pueden usar incorrectamente los  emblemas distintivos ajenos en Internet. No todo está permitido en la red, y  mucho menos intentar capitalizar el éxito de marcas ajenas en beneficio  personal. 

Bibliografía

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